Newsletter nº 331 -  Ano IX  -  09 de Junho de 2009

 

 

STJ DECIDE SER POSSÍVEL A COEXISTÊNCIA DE MARCAS HOMÔNIMAS NO MERCADO

 

Empresas que possuem marcas semelhantes podem coexistir de forma harmônica no mercado, desde que não causem confusão ao consumidor. A conclusão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar questão em que a empresa Decolar Viagens e Turismo Ltda., dedicada à venda de passagens e pacotes turísticos em seu escritório, em São Paulo , pretendia inviabilizar a utilização da marca Decolar.com Ltda., que trabalha no mesmo ramo, porém opera apenas na internet.

Segundo os autos, a Decolar.com fez o pedido de registro da marca na Argentina, onde atuava originalmente, em 1999. A empresa passou a operar no Brasil em março de 2000 e passou a realizar campanha publicitária de grande expressão para divulgar suas atividades de venda de passagens aéreas pela internet. A Decolar Viagens e Turismo Ltda. possui registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 1994 e obteve concessão de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em março de 2000.

A empresa ajuizou ação judicial para impedir o uso do signo Decolar.com, argumentando que o portal na internet usa marca e denominação social idêntica à sua e exerce a mesma atividade. Em primeira instância, o magistrado julgou a ação procedente. A Decolar.com apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), afirmando que a outra marca é composta por palavras que não podem ter exclusividade, porque se relacionam diretamente com a atividade em questão. O Tribunal paulista reformou a sentença, sustentando que não há possibilidade de confusão ou associação das marcas pelo consumidor e que nada impede a convivência das duas empresas no mercado. Afirmou, ainda, que a autora só se registrou no INPI após ver a concorrente projetar-se no mercado.

A Decolar Viagens e Turismo recorreu ao STJ, alegando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Impugnou, ainda, o direito à precedência registral, de modo a impedir a convivência no mercado das duas marcas. A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, seguindo as considerações do relator, ministro Fernando Gonçalves. Ele afirmou que as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficientes e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema, não existindo negativa de prestação jurisdicional.

O ministro Fernando Gonçalves destacou que o registro da empresa Decolar Viagens e Turismo no INPI foi concedido sem o direito ao uso restrito dos elementos nominativos e que a marca não tem exclusividade sobre as expressões “turismo”, “viagens” e “decolar”, mas apenas da reprodução completa do nome. Ressaltou que as empresas direcionam-se a públicos distintos, apesar de oferecerem serviços parecidos, portanto não há possibilidade de confusão ou indução do consumidor ao erro. Sustentando-se em precedentes do STJ, o relator apontou que a proteção ao signo estende-se somente a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.

A nosso ver, a decisão em comento não avaliou adequadamente a questão. De fato, a marca é bem intangível da empresa e merece especial proteção. A questão não deve ser analisada apenas sob o prisma do consumidor, que dificilmente é induzido a erro no que se refere a marcas semelhantes,  mas principalmente sob o prisma da empresa, para a qual a marca deixou de ser o signo representativo da pessoa jurídica no mercado, transformando-se em verdadeiro patrimônio.

Assim, a coexistência de marcas homônimas no mesmo ramo de atividade não pode persistir, devendo prevalecer o princípio da precedência registral.

 

 

   

 

Priscila Paganini Costa Ferrari

Consultora 

priscila@machadoc.com.br

 

 

 

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